Marca, prin natura ei, reprezintă un instrument juridic care garantează unei persoane dreptul de a utiliza în mod exclusiv o denumire și/sau un logo, prin raportare la anumite produse sau servicii. Totuși, acest drept este garantat în virtutea faptului că marca este utilizată în mod efectiv în comerț sau că există intenția de a fi utilizată.
Legislația natională și legislația europeană prevăd obligativitatea unui titular de marcă de a-și utiliza marca, acordându-i-se o perioadă rezonabilă de 5 ani din momentul înregistrării pentru a efectua demersurile pe care le consideră oportune pentru a-și valorifica dreptul conferit. Dacă această perioadă de 5 ani se împlinește și marca nu este utilizată în mod rezonabil de intens, titularul este pasibil de a nu se putea prevala de drepturile sale de exclusivitate sau, mai mult decât atât, există posibilitatea să fie decăzut din drepturi.
Aceste considerente pot fi deduse din cadrul următoarelor prevederi din cuprinsul Legii 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice și a Regulamentului de aplicare aferent, fiind reproduse în mod identic și în cadrul legislației europene:
“Orice persoană interesată poate solicita Tribunalului Bucureşti, oricând în cursul duratei de protecţie a mărcii, decăderea titularului din drepturile conferite de marcă dacă, fără motive justificate, într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, socotită de la data înscrierii în Registrul mărcilor, marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată sau dacă această folosire a fost suspendată pentru o perioadă neîntreruptă de 5 ani.”
sau
“Titularul mărcii opuse va prezenta OSIM dovada că:
a) în cursul unei perioade de 5 ani care precedă data publicării mărcii asupra căreia s-a formulat opoziţia, marca anterioară a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României, în cazul mărcilor protejate pe cale naţională sau al mărcilor protejate pe cale internaţională, valide în România, ori cel puţin pe teritoriul unui stat membru UE ori Spaţiu Economic European în cazul mărcilor comunitare, pentru produsele şi serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată sau este considerată notorie;
b) există motive justificate pentru neutilizarea mărcii opuse.”
Cu alte cuvinte, orice persoană care deține o marcă înregistrată de mai mult de 5 ani poate fi obligată să depună dovezi concrete de utilizare pentru a se folosi de drepturile sale sau pentru a menține valabilitatea mărcii.
Totuși, din cuprinsul celor două articole menționate mai sus, putem observa că este reținută și situația excepțională în care marca nu a fost utilizată din motive justificate.
Astfel, se naște întrebarea: cum putem aprecia dacă există motive justificate pentru care o persoană nu și-a folosit marca sau dacă motivele respective nu “scuză” neutilizarea mărcii?
Cu siguranță că lipsa unor detalieri în acest sens conferă o putere sporită de decizie instanțelor care sunt investite să se pronunțe asupra veridicității acestor motive în sensul că subiectivismul acestora va fi decisiv. În aceste condiții, nu ne rămâne decât să ne orientăm în funcție de practică și jurisprudență statornicită la nivel național și la nivel european, esențial de reținut fiind faptul că fiecare caz are particularitățile sale, nefiind indicat să ne pronunțăm cu certitudine în privința admibisibilității unor motive.
Un aspect general valabil este faptul că neutilizarea mărcii trebuie să fie generată de circumstanțe independente de voința titularului mărcii astfel încât utilizarea mărcii să devină fie imposibilă (evenimentele externe să împiedice efectiv folosirea mărcii), fie nerezonabilă (de exemplu, unui titular de marcă nu i se poate imputa faptul că nu a vândut produsele în cadrul unor magazine deținute de concurenții săi). Completând cu prevederile dreptului comun, forța majoră reprezintă întotdeauna o cauză exoneratoare de răspundere – trebuie avut în vedere totuși ca aceste situații se întâlnesc extrem, extrem de rar.
Doctrina ne arată că obstacolele de natură oarecum birocratică nu sunt suficiente pentru a se reține neutilizarea justificată. De exemplu, titularul unei mărci care s-a confruntat cu o acțiune în decădere îndreptată împotriva mărcii sale, a invocat faptul că înregistrarea mărcii a fost rezultatul intenției de a dezvolta un proiect național care necesită o amplă schimbare la nivel cultural și la nivelul mentalității societății, o mai mare deschidere din perspectiva politică și, de asemenea, implică acte preparatorii complexe care necesită o perioadă mai mare de 5 ani pentru implementare. În acest caz, instanța a reținut că motivele invocate se încadrează în sfera dificultăților comerciale întâlnite de orice titular de marcă și că sunt simple probleme generice care nu pot conduce la ideea de neutilizare justificată.
De asemenea, impedimentele de natură economică sau financiară întâlnite de un titular de marcă nu pot disculpa neutilizarea mărcii, chiar și în cazul în care discutăm de situații generale de criză economică deoarece aceste situații sunt evenimente care pot apărea în mod natural în decursul activității unei întreprinderi.
Există două motive principale care se pot dovedi a fi de natură justificativă și anume restricțiile de import sau diversele cerințe guvernamentale. Prin restricțiile de import întelegem un embargo comercial care vizează produsele oferite sub patronajul mărcii respective – ca atare, dacă există posibilitatea ca titularul mărcii să utilizeze altă marcă pentru a comercializa legal produsele respective, nu se poate reține excepția restricțiilor de import deoarece restricția trebuie să vizeze produsul, nu marca.
Prin cerințe guvernamentale înțelegem diversele interdicții temporare de comercializare sau eventualele formalități pe care trebuie să le îndeplinească producătorul unor bunuri care pot afecta sănătatea sau siguranța națională. Putem oferi ca exemplu bunurile din domeniul alimentar sau din domeniul farmaceutic care necesită obținerea unor avize prealabile în vederea comercializării – totuși, titularul mărcii trebuie să dovedească faptul că demersurile sale au fost inițiate în timp util și ca întârzierea unei decizii din partea autorităților nu este cauzată în nicio măsură de acțiunile sale.
Referitor la eventualele acțiuni inițiate împotriva valabilității mărcii, menționăm că, în principiu, acestea nu pot justifica neutilizarea mărcii întrucât riscul ca o astfel de acțiune să fie admisă este evaluat în prealabil de către titularul mărcii. Pe cale de consecință, continuarea demersurilor în vederea menținerii valabilității sau renunțarea la marcă sunt doar niște decizii de business cu care se confruntă titularul de marcă.
În mod surprinzător, întâlnim la nivelul național al Portugaliei, o decizie a unei instanțe care a reținut că există motive care justifică neutilizarea unei mărci într-o speță în care titularul unei mărci internaționale având ca state desemnate, printre altele, Portugalia și Franța, a întâlnit o acțiune în decădere la nivelul Franței care s-a desfășurat pe parcusul unei perioade de 4 ani și, astfel, titularul mărcii nu a efectuat acte de utilizare în această perioadă la nivelul Portugaliei. Decizia este cu atât mai surprinzătoare cu atât o eventuală invalidare a mărcii la nivelul Franței nu ar fi afectat cu nimic valabilitatea acestei mărci la nivelul Portugaliei. Totuși, este de menționat faptul că decizia nu este definitivă, fiind apelată la instanța superioară. Ținând cont că jurisprudența este foarte limitată în astfel de situații, rămâne de văzut ce va decide Curtea de Apel din Lisabona.
De asemenea, în cazul în care discutăm de eventuale interdicții impuse în cadrul procedurilor de insolvență, acestea pot fi considerate motive justificative pentru neutilizarea mărcii, ținând cont și de durată și frecvența acestora prin raportare la ultimii 5 ani. În aceste cazuri, titularul mărcii este împiedicat din punct de vedere legal să dispună asupra mărcii – într-o situație contrară, utilizarea mărcii ar putea conduce la o eventuală acțiune îndreptată împotriva titularului mărcii pentru producerea unor eventuale prejudicii.
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a clarificat și situația așa-numitelor “mărci defensive”. În anumite state (de exemplu, în Italia) este permisă înregistrarea unor mărci defensive având o formă apropiată de o marcă principală, aceasta din urmă fiind singura exploatată din punct de vedere comercial, în timp ce variantele similare sunt înregistrate numai pentru a împiedica un eventual terț să le folosească. Această practică nu este în conformitate cu prevederile europene, iar neutilizarea unei mărci având o substanță sesizabil diferită de marca principală, nu constituie un motiv admisibil pentru neutilizarea justificată.
Un lucru extrem de important de avut în vedere, în special în cazul unor contracte de cesiune sau de licență, este ca obligativitatea titularului unei mărci de a furniza dovezi de folosință nu este afectată de faptul că titularul a devenit posesor al mărcii cu puțin timp înainte de solicitarea dovezilor. Dacă o marcă este înregistrată de mai mult de 5 ani, schimbările survenite la nivelul persoanei care o deține nu pot îndepărta obligația de a furniza dovezi de folosință pentru ultimii 5 ani.
Precizăm că neutilizarea unei mărci din motive neimputabile titularului său nu echivalează cu o nouă perioadă de grație în care titularul mărcii are la dispoziție 5 ani pentru implementarea în circuitul comercial și pentru promovarea strategiilor comerciale necesare dezvoltării, ci se consideră că perioada respectivă (în care marca nu a putut fi utilizată) nu va fi luată în calcul (o putem numi o “suspendare” a utilizării). În plus, eventuale cauze justificative care au fost aplicabile doar pentru scurte perioade, ar putea fi nesemnificative cu privire la obligativitatea titularului de a depune dovezi de utilizare.
Concluzionând, situațiile în care poate fi invocată neutilizarea mărcii din motive justificate sunt total excepționale, iar detaliile fiecărui caz se analizează în mod particular ceea ce împiedică o aplicare uniformă, orice detaliu având puterea de a influența decizia finală a instanțelor.
Consilier Juridic Bogdan Bularda - Agentia de proprietate intelectuala Nomenius
